因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权的基本概念及法律依据
商标权恶意诉讼行为不仅浪费司法资源，而且损害正当使用人的利益。江苏高院于2020年12月出台的《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（修订版）》（以下简称“《指南》”）规定了“因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权”。因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权，实质上就是追究不法行为人因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任的权利。本文以《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南》第40号案件为例，对商标权恶意诉讼的反赔请求权之概念、法律依据、适用条件等进行分析和探讨。
一、案情介绍
1998年至2003年，比特公司是美国赛德公司在中国的代工商。2006年，赛德公司兼并了TELEMATRIX.INC.，并使用TELEMATRIX作为企业名称。2006年起，中讯公司接受美国赛德公司的委托，加工TELEMATRIX品牌酒店电话机产品。2007年，比特公司在第9类电话机等商品上申请并获得注册TELEMATRIX商标。2008年1月，比特公司向中讯公司发出律师函，指称其涉嫌侵害TELEMATRIX商标权。2008年3月，中讯公司向无锡市中级人民法院提起确认不侵害比特公司TELEMATRIX商标权的诉讼。比特公司同时也向日照市中级人民法院提起商标侵权诉讼，请求判令中讯公司停止商标侵权。日照市中级人民法院将该案移送无锡市中级人民法院并案审理。2009年，经无锡市中级人民法院裁定准许，两公司均撤回起诉。2013年7月，国家商评委认定比特公司申请的争议商标系“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，据此裁定撤销争议TELEMATRIX商标。2016年4月，中讯公司向法院起诉称，比特公司的恶意诉讼破坏了中讯公司在行业内的声誉，致使中讯公司失去了巨大商业机会并造成了巨额经济损失，请求判令比特公司赔偿中讯公司损失612万元和合理支出10万元，并在全国性媒体上消除影响。
法院认为：比特公司在明知TELEMATRIX商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标情况下，以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的，提起诉讼，符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件，构成恶意诉讼。在此基础上，法院考虑中讯公司现实的经济损失、中讯公司预期利润的损失以及恶意诉讼对社会诚信体系的破坏、应对此种行为给予相应惩戒等因素判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理费用100万元。
二、因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权的基本概念及法律依据
根据《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南》的规定，因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权，是指在行为人提起的商标权诉讼构成恶意诉讼的前提下，受害人有权向恶意诉讼行为人请求赔偿的权利。其中，恶意诉讼是指行为人明知其获得的商标权不具有实质上的正当性，却以其形式上享有的商标权为依据，以不正当竞争、妨碍对方正常经营等为目的，对他人提起商标权诉讼，给他人造成损害的行为。
最高人民法院2011年公布的《民事诉讼案由》中，“因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷”首次成为我国民事诉讼的法定案由，这标志着我国法院审理因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任诉讼案件从此有了案由依据。2019年修订的《商标法》针对恶意提起商标权诉讼的民事赔偿和司法处罚作出规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，否则可以在法定期限内申请该注册商标无效，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，受害人可以请求赔偿。对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。
三、因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权的适用条件
（一）行为人提起商标权诉讼无事实或者法律依据。
此处的“无事实或者法律依据”不单单指行为人没有商标权，更常见的表现形式为行为人虽然享有形式上“合法”的商标权，但是该商标权往往不具有权利存在的正当性、实质性基础。比如恶意抢注他人的商标并提起侵权诉讼、抢注公共领域的通用词汇、在权利基础已经丧失的情况下或者伪造权利基础提起诉讼。在“TELEMATRIX”案中，比特公司提起对中讯公司的商标权侵权诉讼时，虽然表面上拥有TELEMATRIX商标权，但该商标权是比特公司“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”而取得的，其并不享有实质上正当的权利基础。
（二）行为人提起商标权诉讼主观上具有恶意。
行为人的恶意在实践中往往难以认定，因为恶意是行为人可归责的主观心理状态，我们无法探知他人的内心，只有以行为人的不法行为表现出来，才能对此予以评判。司法实践中，认定行为人是否存在主观“恶意”可考虑在先商标的显著性、在后商标注册人与在先商标使用人的地域临近程度、行为人的商标权的稳定情况、在线商标的知名度、在先商标人与在后注册人之间的关系、行为人的商标的注册频率以及注册量、商标注册后的转让情况等因素。
在“TELEMATRIX”案中，法院主要从认识因素和目的因素两方面来认定行为人的恶意。基于认识因素考虑，相关生效裁判均已认定比特公司系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，也即比特公司在申请注册时，已经明知TELEMATRIX商标系他人已经使用并有一定影响的商标，自己是以不正当手段予以抢注，具有恶意。客观上，比特公司作为相关行业的经营者，对TELEMATRIX商标具有较高知名度和影响力确实知晓。基于目的因素考虑，比特公司在2008年3月19日（起诉状时间）提起起对中讯公司的商标权侵权诉讼之前，仍在其公司网站上宣称“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先”。该事实进一步证实了比特公司申请注册TELEMATRIX商标后，一直明知该商标系其抢注他人在先使用并有一定影响的商标。同时，由于中讯公司、比特公司同是酒店电话产品的专业生产商，两公司存在竞争关系。比特公司起诉要求中讯公司停止生产、销售、宣传TELEMATRIX商标产品，其目的显然是排挤竞争对手中讯公司，以垄断TELEMATRIX商标相关产品在国内的生产销售。
（三）行为人恶意提起商标权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起商标权诉讼具有因果关系。
商标权恶意诉讼造成的损失包含积极损害和消极损害。就积极损害而言，假若没有不法行为人的诉讼行为，受害人则无需支付律师费、公证费、差旅费等系列费用，且不法行为人在提起诉讼时，便已经预知到受害人会因为其诉讼行为遭受这部分损失。因此这部分积极损害与行为人恶意提起商标权诉讼的行为具有因果关系。就消极损害而言，比如因为不法行为人的诉讼、投诉或者举报等行为导致受害人的商誉下降、丧失交易机会等，如果没有不法行为人的商标权恶意诉讼行为，显然不会产生后续一系列的损失。因此这部分消极损害与行为人恶意提起商标权诉讼的行为具有因果关系。
在“TELEMATRIX”案中，中讯公司提交的相关证据，证明因比特公司提起的商标权侵权诉讼导致中讯公司被迫停止生产、销售TELEMATRIX商标产品的活动，丧失了相关交易机会，被迫更换生产模具，报废相关物料，造成物料和人工损失。中讯公司还因本案应诉支出了10万元律师费。据此，法院认定比特公司提起的商标侵权诉讼造成了中讯公司的损失，且该损失与比特公司提起的商标侵权诉讼具有因果关系。
四、笔者思考
（一）能否直接以反诉的形式在商标权侵权案件中提起反赔请求权？
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的解释》第二百三十三条规定，反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理。反诉的实质条件是指反诉与本诉之间必须具有牵连关系，它是构成反诉的核心要件。所谓反诉与本诉有牵连关系，具体表现为：第一，诉讼请求基于相同法律关系；第二，诉讼请求之间具有因果关系；第三，本诉与反诉的诉讼请求建立在相同事实基础上。
以此为标尺检视商标权侵权案件中提起反赔请求权的问题，可以发现，在商标权侵权案件中以反诉的形式提起因恶意提起商标权诉讼的反赔请求权难以成立。一方面，本诉与反诉的法律关系不同。本诉的法律关系是知识产权侵权纠纷，反诉的法律关系是因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷；另一方面，本诉与反诉的诉讼请求建立在不同的事实基础上。侵权诉讼（本诉）基于行为人实施侵害商标权的行为，因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任诉讼（反诉）基于本诉人滥用诉权提起侵权诉讼的行为。因此，本诉与反诉的诉讼请求并非基于相同法律关系或相同事实，反诉主张因恶意提起商标权诉讼的反赔请求权较难得到法院的支持。实践中，知识产权案件里直接以对方涉嫌构成恶意诉讼为由提出反诉的，法院一般会驳回，并告知当事人“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由另案起诉，如(2013)粤高法民三终字第411号案件、（2009）民申字第298号案件等。
（二）因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权能否适用惩罚性赔偿制度？
根据《商标法》的规定，受害人提起赔偿的范围是“因商标注册人的恶意给他人造成的损失”，江苏高院出台的《指南》第9.1条第二款细化了反赔请求权主张的损失范围，在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考虑受害人现实的经济损失以及预期利润的损失等相关因素，酌情确定赔偿数额。受害人主张恶意诉讼行为人赔偿其因此而造成的直接损失、交易机会丧失等间接损失，以及增加的合理的交通、食宿、误工、证人出庭、公证、代理等必要费用的，应当予以支持。目前的立法规定以及司法态度对于反赔请求权的赔偿方式还是以补偿性赔偿为主，即以填平受害人的损失为目的，并不具备惩罚的意图。但是，在绝大部分商标侵权案件中，受害人难以对消极损害部分进行举证，这部分损失的认定只能依据法官行使自由裁量权酌情确定。
《商标法》第63条第1款规定了商标侵权的惩罚性赔偿，但是并未将恶意提起商标权诉讼的不法行为人纳入惩罚性赔偿的适用对象。从惩罚性赔偿的构成要件分析，不法行为人恶意提起商标权诉讼，必然具备主观恶意。司法实践中，很多不法行为人在恶意提起商标权诉讼之前都存在恶意注册、恶意投诉举报、恶意行为保全等情形，行至诉讼阶段，受害人往往都已经在司法维权上耗费了大量的人力、物力，很显然也对受害人造成严重的后果。所以，笔者认为，因恶意提起商标权诉讼中的反赔请求权应当适用惩罚性赔偿制度，一方面，不法行为人的恶意诉讼的行为性质符合惩罚性赔偿的适用条件，适用惩罚性赔偿更符合其法律本质，也可以较为有效地起到遏制、威慑作用；另一方面，惩罚性赔偿要求有明确的计算基数和计算倍数，司法机关以受害人能举证的部分损失作为计算基数，根据情节严重程度等因素去确定计算倍数，在判赔数额的说理上更加充分，也能让法律事实更加贴近客观事实。
结语
近年来，随着知识产权市场的不断发展，知识产权诉权滥用的问题愈加突出，严重影响了我国的司法秩序和知识产权制度的正常运行，但是，受害人对于商标侵权恶意诉讼行使反赔请求权的案例却并不多，究其原因，很大程度在于立法对于因恶意提起商标侵权诉讼损害赔偿责任纠纷的规定还过于粗旷，缺乏统一适用的具体指导。我国应当重视对商标侵权恶意诉讼的法律规制，坚决打击商标侵权恶意诉讼的行为，让企业的营商环境免受这股不诚信之风的污染，维护司法体制和知识产权制度的正常运行，促进社会和谐发展。
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